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Una marca es el símbolo distintivo de los productos y servicios de una empresa. Le permite diferenciarse de sus competidores. Puede estar compuesta por una palabra, números o letras, un eslogan, un dibujo o una combinación de estos elementos. La ley Pacte, promulgada el 23 de mayo de 2019, permite a las empresas registrar archivos de audio o multimedia que permiten escuchar y ver el sonido o el movimiento de una marca.
¿Demasiado largo? Aquí están los puntos claves
- Una marca registrada debe ser distintiva (no genérica o una descripción de su producto o servicio), no estar ya en uso, ajustarse al orden público así como a las buenas normas morales, y no debe ser engañosa
- Tu marca debe estar registrada en el lugar correcto. Si es sólo en el Reino Unido, tendrá que registrarse en la Oficina de Propiedad Intelectual (IPO) a través del sitio gov.uk. Si es a nivel europeo, debe ponerse en contacto con la EUIPO, y si la empresa está dividida en varios países fuera de la UE, debe registrar su marca en cada uno de los países en cuestión.
- La marca y el nombre de dominio no son la misma cosa. Si son similares, debes asegurarte de no registrarlos en el mismo lugar. El nombre de dominio debe ser registrado en Nominet (.uk), en el Eurid (.eu) o en el registro de nombres de dominio (.com o .net)
- Si alguien tiene el mismo nombre de marca que tú, puedes apelar su solicitud a la IPO para una audiencia inter partes.
Define bien tu marca
Una marca es el símbolo distintivo de los productos y servicios de una empresa. Te permite diferenciarte de tus competidores. Puede estar compuesta por una palabra, números o letras, un eslogan, un dibujo o una combinación de estos elementos. La ley Pacte, promulgada el 23 de mayo de 2019, permite a las empresas registrar archivos de audio o multimedia que permiten escuchar y ver el sonido o el movimiento de una marca.
Es necesario respetar ciertas condiciones para poder registrar y proteger tu marca:
- La marca debe ser distintiva: debe identificar los productos o servicios de una empresa. No tiene que ser un término genérico que corresponda al nombre del producto o servicio que se vende, ni tiene que ser una descripción del mismo (“piel suave” para una crema hidratante, por ejemplo).
- La marca debe estar disponible: no debe pertenecer ya a un tercero; debe tener derechos de marca y también un derecho de autor o de personalidad (es imposible utilizar el nombre o la imagen de un tercero como marca sin su aprobación).
Sin embargo, debes saber que las marcas comerciales son específicas de una industria o un sector, es decir, que una marca comercial no se registra sólo para identificar determinados productos y servicios, lo que significa que es posible utilizar una marca comercial ya registrada y aplicarla a un sector de productos o servicios completamente diferente de la marca comercial original (por ejemplo, utilizar el nombre de una marca comercial de una empresa que vende ropa). Las marcas de fábrica o comerciales conocidas no están sujetas a este principio de especialidad y, por lo tanto, no pueden ser “reutilizadas”.
- La marca debe ajustarse al orden público y a las buenas normas morales. La marca “Cannabia” para productos alimenticios, por ejemplo, podría no estar permitida. Tampoco debe inducir a error. Este sería el caso si una empresa hiciera creer al consumidor algo sobre la calidad de un producto o de dónde procede, por ejemplo, se desestimaría una marca que contenga la palabra “orgánico” cuando el producto no se haya elaborado mediante producción orgánica certificada.
“Una marca comercial debe ser distintiva (no genérica o una descripción de tu producto o servicio), disponible, conforme al orden público así como a las buenas normas morales, y no debe inducir a error.”
Respetar las formalidades de registro de una marca
Una vez que se hayas asegurado de que todos los puntos anteriores han sido completados y hayas elegido el nombre de la marca, deberías registrar la marca. Para hacerlo, deben tener en cuenta un par de cosas:
- Elegir el lugar correcto para registrar la marca: para proteger una marca sólo en el Reino Unido, debes registrarla en la IPO, que dura 10 años. Para registrar en otro país, debe averiguar quién asegura el registro de la marca allí. También es posible registrar tu marca a través de la EUIPO para que estés directamente protegido en todas las naciones de la Unión Europea. Se trata de una solución más sencilla y menos costosa y debería ser utilizada por una empresa que desee hacer negocios en varios países europeos, ya que protege la marca en todos los países mediante un único procedimiento en lugar de tener que hacerlo en cada país.
- Elige las categorías para las que se registrarán tus productos o servicios: como se ha explicado en la parte anterior, la marca sólo será exclusiva para las industrias designadas. Es importante que éstas se definan de manera clara y exhaustiva, ya que es posible registrar una marca en varias categorías. Para obtener ayuda adicional, se puede utilizar la Clasificación de Niza. Se trata de una clasificación internacional de productos y servicios que se aplica para el registro de marcas. La undécima edición de 2019 entró en vigor el 1 de enero de 2019. No se debe registrar para categorías para las que su empresa no proporciona ningún negocio, porque también existe un principio de degradación en el que una marca registrada que no se utiliza durante cinco años ya no estará protegida.
“Debes preguntarte dónde registrar tu marca. Si es sólo en el Reino Unido, formará parte de la IPO [Oficina de Propiedad Intelectual], si es a nivel europeo debe dirigirse a la EUIPO y si la empresa está dividida en varios países fuera de la UE, será necesario registrar la marca en cada uno de los países en cuestión.”
Proteja su nombre de dominio
Cuidado, la marca no debe confundirse con el nombre de dominio, que identifica el sitio web de la empresa. Por supuesto, es posible hacer coincidir ambos y registrar el nombre de dominio como marca, o adoptar el nombre de la marca como nombre de dominio. Las autoridades competentes para registrar un nombre de dominio son las siguientes:
- Nominet para reservar un nombre de dominio bajo “.uk”
- El Eurid para reservar un nombre de dominio bajo “.eu”
- El registro de nombres de dominio para reservar un nombre de dominio bajo “.com” o “.net”.
Para tener la propiedad de tu nombre de dominio, si no es el mismo que el nombre de la empresa, también debes registrarlo como marca en todas las categorías de productos o servicios en los que la empresa trabaje. En el caso de utilizar un nombre de dominio que no esté protegido por la marca de un competidor, la empresa que se equivoca no puede emprender acciones por infracción, sino sólo sobre la base de un competidor deshonesto o aprovechado.
“La marca y el nombre de dominio no son la misma cosa. Si son similares, debe asegurarse de no registrarlos en el mismo lugar. El nombre de dominio debe registrarse en Nominet (.uk), en el Eurid (.eu) o en el registro de nombres de dominio (.com o .net).”
Saber cómo defender tu marca
¡Lo has conseguido! Has registrado tu marca, y todo parece ir bien. Sin embargo, un poco más tarde te enteras de que alguien está usando el mismo nombre que tú, o eres víctima de una infracción. Esto es lo que puedes hacer:
- Oponerse al registro de una nueva marca: este procedimiento debe ser completado a través de la IPO y, si tiene éxito y la solicitud se considera justificada, la nueva marca será rechazada.
Los propietarios de una marca anterior pueden luchar contra las nuevas. Esto abarca las marcas comerciales del Reino Unido que están en proceso de registro o ya registradas, las marcas comerciales de la Comunidad que están en proceso de registro o ya registradas, y cualquier marca comercial internacional que esté en vigor en el Reino Unido o en la Unión Europea. La parte contraria se considera como una solicitud de registro de una marca comercial del Reino Unido o una marca comercial internacional que esté en vigor en el Reino Unido, que sea idéntica o imite su marca comercial. Cuidado, como se ha explicado anteriormente, los productos y servicios en cuestión deben ser idénticos a los que se venden bajo su marca comercial anterior.
Puedes presentar una oposición en un plazo de 2 meses a partir de la publicación de una solicitud de registro de una nueva marca a través de la IPO o, si es internacional, a través de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).
- El inicio de un procedimiento de Invalidación permite a alguien eliminar una marca del registro de la OPI.
- La revocación también permite que alguien intente eliminar todo, o sólo parte, del registro.
- También se puede presentar una rectificación si alguien quiere corregir un error de una marca registrada.
- Finalmente, la intervención involucra a alguien que supuestamente tiene intereses en una marca registrada.
Puedes renunciar a tus derechos sobre una marca, pero hacerlo es absoluto y definitivo. Renunciar a una marca también lleva a la nulidad de las licencias permitidas de la marca cuya solicitud se cancela. Es bueno saberlo: la cancelación de una marca comercial puede ser total o parcial (en este último caso, la marca comercial es inútil para ciertos productos y servicios pero válida para otros).
- En caso de infracción: si eres el titular de una marca anterior, puedes ejercer tus derechos llevando el litigio a los tribunales civiles, o también se puede recurrir a la mediación para tratar de resolver el conflicto. El acto puede dar lugar a la concesión de una indemnización por daños y perjuicios o a la imposición de costas, en función de los daños y perjuicios sufridos (daños financieros y morales, daños a la imagen de la empresa, consecuencias económicas negativas sufridas, beneficio obtenido por el falsificador, ahorros en inversiones, etc.). Sin embargo, si se considera que se trata de un caso penal, los infractores se arriesgan a penas de hasta 50.000 libras esterlinas de multa y hasta diez años de prisión (se pueden añadir otras penas, como el cierre completo, parcial, definitivo o temporal del establecimiento que produjo las falsificaciones).
“Si alguien tiene el mismo nombre de marca que tú, puedes oponerte a su solicitud a la IPO. Si eres víctima de una infracción, puedes tomar medidas en los tribunales civiles, pero también hay meditación, que podría ser una solución más fácil y menos costosa”.
